Договор коммерческой концессии (франчайзинга), или Лицензионный договор - sk-mcity.ru

Договор коммерческой концессии (франчайзинга), или Лицензионный договор

Франчайзинг FAQ

Наша компания заключила договор франчайзинга в сфере организации свадеб и праздников. Договор франчайзинга не был зарегистрирован в Роспатенте, товарный знак по договору не передавался. Можно ли вернуть деньги за купленную франшизу только в связи с отсутствием государственной регистрации договора франчайзинга?

Если товарный знак по договору не передавался, то и договор франчайзинга (коммерческой концессии) не подлежит регистрации (вне зависимости от того как он называется: договор франчайзинга, договор коммерческой концессии или лицензионный договор). Таким образом, признать договор недействительным (незаключенным) только лишь на том основании, что он не был зарегистрирован нельзя. Подтверждением тому служит многочисленная судебная практика.

Нами приобретена франшиза по организации детских досуговых центров. По договору нам передан комплекс исключительных прав, включающий в себя: право на товарный знак, коммерческое обозначение, деловую репутацию, опыт и др. Франчайзер вот уже в течение 10 месяцев с момента подписания договора не исполняет обязанность по его государственной регистрации. Можем ли мы расторгнуть данный договор и вернуть уплаченные по нему деньги?

В связи с тем, что факт передачи комплекса исключительных прав, передаваемых по договору коммерческой концессии (франчайзинга) подлежит в обязательном порядке государственной регистрации в Роспатенте, в случае отсутствия такой регистрации комплекс исключительных прав считается не переданным. В большинстве случаев при неисполнении правообладателем (франчайзером) обязанности по регистрации перехода прав по договору коммерческой концессии, пользователь (франчайзи) вправе требовать возврата уплаченных по договору денежных средств, а также возмещения убытков.

Могу ли я заключить договор франчайзинга, если товарный знак не зарегистрирован?

В нашем законодательстве нет понятия договор франчайзинга. Наиболее близкое к нему это — это договор коммерческой концессии. Для заключения договора коммерческой концессии, передача права использования товарного знака является обязательным элементом. Отсутствие товарного знака может повлечь недействительность договора. При этом, договор франчайзинга может быть заключен и в форме смешанного договора, содержащего условия как лицензионного договора (ноу-хау, логотипы), договора оказания услуг. Такой договор может содержать большинство условий, предусмотренных законодательством для договора коммерческой концессии.

Хотим расширить бизнес по франшизе, товарный знак зарегистрирован, какой договор заключать: лицензионный, смешанный или договор коммерческой концессии?

При наличии зарегистрированного в установленном порядке товарного знака (знака обслуживания) для масштабирования бизнеса по модели франчайзинга наиболее предпочтительной является конструкция договора коммерческой концессии (глава 54 ГК РФ), так как данная договорная форма в наибольшей степени отражает саму сущность отношений франчайзинга. Следует иметь ввиду, что предоставление права использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии (не сам договор) подлежит государственной регистрации в Роспатенте. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся. В связи с тем, что регистрация передачи права занимает не менее 2,5 месяцев, а также предполагает определенные финансовые траты, франчайзеры прибегают к иным договорным конструкциям (лицензионный договор, договор оказания услуг, смешанный договор). При этом, как показывает судебная практика, заключение смешанного договора с целью продажи франшизы, содержащего условия разных договорных конструкций (при грамотном определении условий такого договора), не влечет признание его недействительным в суде.

Могу ли я, будучи физическим лицом и не являясь предпринимателем, зарегистрировать на свое имя товарный знак?

В соответствии с действующим законодательством обладателем исключительного права на товарный знак может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. (ст. 1478 ГК РФ).

При каких обстоятельствах франчайзи может вернуть деньги за купленную франшизу?

В соответствии с действующим законодательством покупатель франшизы может вернуть все уплаченные по договору деньги в следующих случаях: 1. Признание договора недействительынм в судебном порядке (несогласованность предмета договора; по договору переданы объекты, которые по закону передавать нельзя (например: фирменное наименование, в определенных случаях коммерческое обозначение). Паушальный взнос и роялти, а также иные платежи взыскиваются как неосновательное обогащение. 2. По договору в качестве ноу-хау переданы документы, в отношении которых не введен режим коммерческой тайны или иные способы охраны составляющей ноу-хау информации. 3. Договор расторгается в связи с тем, что франчайзер не исполнил свои обязанности по такому договору (либо, что чаще всего, франчайзер не может подтвердить, что им что-либо исполнялось: отсутствие актов приема-передачи документов, актов оказанных услуг и т.п.).

Заключили договор с физическим лицом, не ИП. На данный момент франчайзи уже на протяжении 3 месяцев не платит роялти. В какой суд обращаться в арбитражный или в суд общей юрисдикции?

В случае, если стороной по договору является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве ИП, взыскание роялти возможно только в суде общей юрисдикции (в мировом суде, при сумме задолженнности менее 50 000 рублей, либо в районном (городском) суде, в случае если задолженность составляет более 50 000 рублей), так как споры с участием граждан, не ИП, рассматриваются в судах общей юрисдикции даже в том случае, если их деятельность связана с осуществлением предпринимательской деятельности.

Мною заключен лицензионный договор, по которому франчайзер передал мне право использовать в своей деятельности: ноу-хау (стандарты, руководства по ведению бизнеса), логотип (не зарегистрированный товарный знак). Могу ли я вернуть деньги за такую франшизу, в связи с тем, что договор не был зарегистрирован?

Что касается ноу-хау: действующим законодательством предусмотрена обязательная регистрация факта предоставления права использования только теми объектами интеллектуальной собственности, которые сами получают охрану с момента их государственной регистрации (товарные знаки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы). Согласно ГК ноу-хау не подлежит государственной регистрации, соответственно, передача права использования ноу-хау также не регистрируется. В отношении логотипа: действующее законодательство не содержит запрета (даже при наличии зарегистрированного товарного знака), передавать по лицензионному договору не право использовать сам товарный знак (в части графического элемента), а право использования обозначения как объекта авторского права франчайзера. Из этого же подхода за редким исключением складывается и судебная практика. Таким образом, признать договор недействительным и вернуть уплачченные за франшизу деньги только на том основании, что «договор не был зарегистрирован» нельзя.

Мы передаем по лицензионному договору, помимо ноу-хау, коммерческого опыта и т.д., также право на фирменное наименование и коммерческое обозначение. Франчайзи заявил о том, что коммерческое обозначение по лицензионному договору передавать нельзя, его можно передать только вместе с товарным знаком по договору коммерческой концессии, а фирменное наименование вообще передать нельзя. Правильна ли позиция франчайзи по данному вопросу?

В соответствии с действующим законодательством право на коммерческое обозначение, действительно может быть передано только по договору коммерческой концессии (вместе с товарным знаком) либо по договору аренды предприятия (ст. 1539 ГК РФ). Право на фирменное наименование, в соответствии со ст. 1474 ГК РФ, не может отчуждаться либо предоставляться в пользование. Данные условия в Вашем договоре противоречат действующему законодательству и могут признаны ничтожными, как и сами договоры, которые их содержат. Ваш франчайзи прав.

Первоначально, мы начали продавать франшизу, когда наш товарный знак еще не был зарегистрирован. Мы оформляли отношения с франчайзи путем заключения лицензионного договора, по которому франчайзи предоставлялось право использовать нашу «деловую марку» (по сути изображение нашего бренда). К моменту, когда мы получили свидетельство о регистрации нашего товарного знака у нас уже было более 20 франчайзи в России и некоторых странах ближнего зарубежья. Поскольку у нас уже достаточно обкатанная схема работы, нам совсем не хочется вносить в нее какие-то изменения. Вопрос: можем ли мы и дальше заключать лицензионные договоры на передачу нашего бренда по франчайзингу путем заключения не договора коммерческой концессии, а лицензионного договора, несмотря на то, что у нас уже есть зарегистрированный товарный знак, какие могут быть последствия?

В случае, если в лицензионном договоре сказано, что по такому договору Вы передаете именно логотип (деловую марку, бренд и пр.), как объект авторского права, но не как зарегистрированный товарный знак, и при этом в договоре содержаться заверения франчайзи (лицензиата) о том, что он однозначно понимает и соглашается с тем, что по договору ему не передается товарный знак (хотя таковой и зарегистрирован), то в дальнейшем у Вас не возникнет негативных юридических последствий, связанных с данным вопросом.

Читать еще:  Должностная инструкция директора спортивной школы

У нас не зарегистрирован товарный знак (на данный момент в процессе регистрации). Франшизу мы продаем, заключая договоры оказания услуг. По данным договорам мы только предоставляем конфиденциальную информацию и помогаем нашим франчайзи строить бизнес. В договоре у нас стоит запрет на одностороннее расторжение договора со стороны франчайзи, при этом франчайзи может расторгнуть договор, если заплатит нам штраф в размере 500 000 рублей. Недавно один из наших франчайзи прислал уведомление о том, что он в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора и не собирается платить нам указанный штраф, ссылаясь на Гражданский кодекс. Можем ли мы в суде взыскать с него данный штраф?

В соответствии со статьей 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. При этом, соглашением сторон не могут быть установлены ограничения на право отказа от исполнения договора, в том числе в виде взыскания штрафных санкций за такой отказ. Правомерный односторонний отказ от исполнения договора одной стороной не является ненадлежащим исполнением обязательства, поэтому не может повлечь возникновение у другой стороны ответственности в виде взыскания неустойки. Условие договора, предусматривающее взыскание неустойки (штрафа) за отказ от исполнения договора, в силу статьи 168 ГК РФ может быть признано судом недействительным, поскольку противоречит положениям статьи 782 ГК РФ. Таким образом, Вы не вправе требовать от Вашего франчайзи выплаты штрафа только на том основании, что он отказался от дальнейшего участия с Вами в договоре. Франчайзи в данном случае прав.

Договоры: лицензионный, отчуждения, франшизы

1. Договор об отчуждении исключительного права на средство индивидуализации. (Продажа товарного знака.)

По этому договору правообладатель передает принадлежащее ему исключительное право на средство индивидуализации (товарный знак) приобретателю. Договор отчуждения заключается в письменной форме. Отчуждение товарного знака подлежит государственной регистрации. В нем должны быть прописаны условия вознаграждения. При невыполнении вышеперечисленных условий договор считается недействительным.

Исключительное право на товарный знак переходит от правообладателя к приобретателю с даты регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак.

2. Лицензионный договор на право использования товарного знака. Преимущества, виды и особенности.

Собственник товарного знака может извлекать материальную выгоду как от непосредственного использования своего зарегистрированного товарного знака, так и от временной передачи прав на использование товарного знака третьим лицам (сторонним организациям). Такая схема получения дохода хорошо работает, когда товарный знак уже достаточно широко известен («раскручен»), а реализуемые товары (услуги) востребованы.

Лицензионные договоры выгодны не только тем, что правообладатель (лицензиар) получает по ним оговоренные платежи от лицензиата. Наличие лицензионных договоров позволяет владельцу товарного знака создавать целые сети, объединенные общим брендом. Такая схема также расширяет географию рынка реализации товаров.

Необходимо различать исключительные лицензии на товарный знак (когда правообладатель, оставаясь владельцем товарного знака, теряет возможность его передачи и использования на указанной в договоре территории и по конкретным классам МКТУ), и неисключительные лицензии (когда правообладатель, сохраняя неограниченного право использования своего товарного знака, имеет возможность заключать любое количество лицензионных договоров даже на одной территории).

Лицензионный договор на передачу товарного знака должен обязательно содержать разделы:

  • предмет договора;
  • описание способа (сфер) использования передаваемого товарного знака;
  • в возмездном лицензионном договоре должен быть указан размер вознаграждения или порядок его определения.

Лицензионный договор оформляется в письменном виде, подлежит обязательной регистрации в Роспатенте и может быть заключен только в отношении зарегистрированного товарного знака.

Срок действия лицензионного договора не может превышать срок действия Свидетельства о регистрации товарного знака.

3. Сублицензионный договор.

Отличие заключается в том, что в сублицензионном договоре лицензиаром выступает не правообладатель товарного знака, а лицо, получившее ранее право на использование товарного знака по лицензионному договору (сублицензиар).

4. Договор коммерческой концессии (франчайзинговый договор, договор франшизы).

Это договор, в соответствии с которым правообладатель (франчайзер) предоставляет пользователю (франчайзи) совокупность (комплекс) исключительных прав, на основании которых пользователь (франчайзи) может заниматься производством и/или реализацией товаров, оказанием услуг согласно договору коммерческой концессии (франчайзинга). (Franchise в переводе с французского означает «льгота»)

В соответствии с договором коммерческой концессии, Правообладатель обязан консультировать пользователя, оказывать ему техническую поддержку, обучать его персонал, контролировать качество производимых товаров (услуг). В обязанности Пользователя входит строгое исполнение инструкций правообладателя.

В качестве сторон договора коммерческой концессии могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Договор коммерческой концессии имеет ряд положительных моментов для всех его участников.

Пользователь получает возможность работать под именем известного бренда, по отлаженной технологии, используя богатый опыт правообладателя, максимально снизив свои риски.

Правообладатель же, не вкладывая ни копейки в открытие новых филиалов, в результате получает расширение своего бизнеса.

Примером использования описываемой технологии является сеть заведений «быстрого питания» «Крошка -картошка».

По вопросам оформления договоров обращайтесь к
Татьяне Владимировне Суровой,
патентному поверенному РФ,
рег. номер 1419.

Лицензионный договор и договор франчайзинга как наиболее распространенные формы коммерциализации интеллектуальной собственности

Наиболее распространенными формами передачи прав интеллектуальной собственности являются лицензионное соглашение и договор франчайзинга, так как они позволяют объединить преимущества как вертикального, так и горизонтального трансферта.

Лицензионный договор — соглашение, по которому одна сторона — обладатель исключительного права на РИД или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет другой стороне — покупателю прав интеллектуальной собственности (лицензиату) право их использования в предусмотренных договором пределах.

Ключевые типы лицензий представлены в табл. 3.6.

Основные типы лицензий и условия их использования

Права ИС полностью передаются лицензиату

Из всех типов исключительная лицензия является наиболее выгодной, так как дает возможность объединить вертикальный и горизонтальный трансферт, позволяет разграничить рынки, снизив конкурентные риски между лицензиатами и лицензиаром. В то же время позволяет максимально обеспечить рынок продукцией, производимой с использованием целевых РИД

Монопольное право лицензиата на использование предмета лицензии на оговоренной территории, на которой лицензиар не может самостоятельно осуществлять выпуск лицензионной продукции и предоставлять лицензии третьим лицам

Читать еще:  Должностная инструкция аудитора

Лицензиар имеет право выдачи аналогичных лицензий третьим лицам и использования ИС на той же территории

Предмет лицензии — запатентованные РИД

Патентная лицензия предпочтительна, так как снижает риски нарушения прав ИС и увеличивает доход лицензиара, так как является более дорогой

Предмет лицензии — ноу- хау

Лицензиар и лицензиат являются резидентами одной страны

Для предоставления внешней лицензии необходимо иметь патент, действу-

Лицензиар и лицензиат являются резидентами разных стран

ющий на территории страны, резидентом которой является лицензиат

Выдается по решению суда, если будут нарушены права ИС третьих лиц

Выдается для соблюдения государственных интересов по решению соответствующих органов

Выдается из-за неиспользования в полной мере РИД владельцем в течение четырех лет

Предоставляется по инициативе лицензиара

Условия предоставления прав

Лицензиар имеет право патентования всех усовершенствований, внесенных в РИД лицензиатом за срок действия договора

По умолчанию все лицензии являются возвратными. Это исключает вероятность патентных споров между лицензиатом и лицензиаром, предоставляя второму

Право на патентование усовершенствований, внесенных в концепцию РИД в рамках действия договора лицензии, закреплено за лицензиатом

возможность реализации стратегии зонтичного патентования. Если в договоре содержится пункт о безвозвратном характере лицензии, это удорожает ее стоимость

Подача потенциальным лицензиаром заявления о готовности предоставить лицензию любому заинтересованному лицу

В случае подачи такого заявления происходит снижение величины пошлины за поддержание патента в два раза

Взаимообмен правами ИС

Востребована в рамках стратегических альянсов или совместного выполнения научно-исследовательских проектов

В рамках лицензионного соглашения применяются следующие виды платежей:

  • • паушальные платежи — фиксированные платежи, производимые единовременно или в рассрочку;
  • • роялти — периодические платежи в виде процентов от выручки или прибыли (второе менее распространено из-за способности лицензиата оказывать влияние на величину данного финансового результата) в течение срока действия лицензионного договора;
  • • комбинированные платежи (роялти в сочетании с паушальными платежами).

Паушальный платеж, с одной стороны, снижает риски лицензиара, не делая его зависимым от уровня дохода, который будет получать лицензиат в будущем. С другой стороны, если РИД окажется коммерчески успешным, лицензиар не получит возможности участия в доходах от продаж инновационной продукции, выпускаемой на его основе. В этом аспекте оплата в форме роялти является более предпочтительной.

Стратегия лицензирования применяется владельцем РИД в нескольких случаях:

  • • невозможность самостоятельного освоения новых рынков в силу различных факторов (экономических, правовых, стратегических и т. д.);
  • • способ получения двойного дохода, т. е. прибыли от собственного бизнеса и лицензионных платежей, а в некоторых случаях еще и за счет оказания лицензиату дополнительных услуг — предоставления необходимого оборудования, консалтинга и т. д.;
  • • снижение конкурентной борьбы, например, в рамках исключительной лицензии;
  • • неуверенность лицензиара в коммерческом успехе своей разработки;
  • • моральный износ целевых РИД на рынке лицензиара, но его востребованность на рынке лицензиата.

Преимущества и недостатки коммерциализации интеллектуальной собственности посредством заключения лицензионного договора представлены в табл. 3.7.

Плюсы и минусы коммерциализации ИС посредством заключения лицензионного договора

Отсутствие риска неокупаемости инвестиций — лицензиар не обязан организовывать собственный бизнес на основе ИС

Возможность создания прямой конкуренции со стороны лицензиата в том случае, если лицензиар тоже ведет бизнес на основе передаваемых прав ИС. Данная угроза усиливается в случае предоставления неисключительной лицензии

Стимулирование спроса на продукцию, выпускаемую по лицензии, — впоследствии лицензиар может организовать свой бизнес, но продукт уже будет известен на рынке

Потеря большей части прибыли — по лицензионному договору доход получается преимущественно в форме роялти

Данная стратегия может быть реализована при отсутствии предпринимательского опыта у лицензиара

Трансакционные издержки: риск задержки или полной невыплаты роялти, искажение финансового результата, нарушение технологии производства, что может оказать влияние на целевой бизнес лицензиара, угроза нарушения прав ИС

Альтернативой формой переуступки прав интеллектуальной собственности является франчайзинг, также позволяющий совместить вертикальный и горизонтальный трансферт.

Франчайзинг — это форма сотрудничества нескольких фирм, при которой крупное предприятие с известным брендом и репутацией на рынке (франчайзер) заключает договор с относительно мелкой фирмой или физическим лицом (франчайзи) о предоставлении права на использование своей интеллектуальной собственности, в том числе прав на товарный знак, для производства и продажи продукции с соблюдением технологического процесса и фирменного стиля головного предприятия.

С одной стороны, франчайзинг имеет общие черты с лицензионным соглашением: совпадает предмет договора — права интеллектуальной собственности, ограниченный срок, на который покупатель прав получает возможность их использования, возмездная основа, сохранение за владельцем прав возможности вести собственный бизнес с применением целевых РИД. С другой стороны, есть существенные отличия.

При франчайзинге в обязательном порядке осуществляется переуступка прав пользования средствами индивидуализации (товарным знаком, фирменным наименованием и др.), в то время как лицензионном соглашении это не является обязательным пунктом. (При этом может иметь место лицензия, по которой лицензиар переуступает права пользования товарным знаком.)

Лицензиаром может быть как малоизвестная фирма, не имеющая опыта предпринимательской деятельности, так и компания с налаженным бизнесом. Франчайзером является только фирма с проверенной бизнес-концепцией, устойчивыми деловыми связями и товарным знаком категории бренда.

Согласно мировой практике, франчайзер оказывает постоянную поддержку франчайзи, осуществляя техническое сопровождение, предоставляя консалтинговые услуги. Это обуславливается тем, что он напрямую заинтересован в коммерческом успехе франчайзи — от этого зависит эффективность работы всей франчайзинговой системы. Помощь лицензиара является отнюдь не обязательной, и если она и оказывается, то как правило, входит в перечень дополнительно оплачиваемых услуг.

Приобретая права на РИД, лицензиат не обязан организовывать бизнес с соблюдением фирменного стиля лицензиара. Франчайзи же обязан создать предприятие, являющееся точной копией действующего бизнеса франчайзера. Фирменный стиль должен быть идентичным, и потребитель не должен замечать разницы при использовании услуг компании-франчайзера и компании-франчайзи.

При франчайзинге, как правило, используется смешанная форма оплаты — паушальный платеж при приобретении франшизы (в качестве стартового взноса за право стать членом франчайзинговой системы) и система периодических роялти как процент от выручки, получаемой франчайзи. При лицензионном соглашении в основном используется либо оплата в виде паушального взноса, либо платежи в форме роялти.

Рассмотрим основные виды франчайзинга и их преимущества и недостатки для владельца прав интеллектуальной собственности (табл. 3.8).

Коммерческая концессия

Серьезные изменения в связи с принятием части четвертой ГК РФ претерпел договор коммерческой концессии, по своей природе тесно связанный с правами на объекты интеллектуальной собственности (статьи 1027 — 1040 ГК РФ). Хотя суть коммерческой концессии изменилась, в новых правилах содержится оговорка о применении к договору концессии норм ГК РФ о лицензионном договоре (п. 4 ст. 1027 ГК РФ в новой редакции).

Л. Зуйкова БРЕМЯ ПЕРЕМЕН

К разочарованию поклонников торгового франчайзинга, правила регистрации договоров концессии не только не упростились, но даже ужесточились.

Напомним, что в прежней редакции п. 2 ст. 1028 ГК РФ хоть и содержалось наставление участникам концессии зарегистрировать договор в органе, осуществившем регистрацию юридического лица (т.е. в налоговом органе) , серьезных негативных последствий это не влекло: просто стороны не могли ссылаться на незарегистрированный договор перед третьими лицами. Но к недействительности договора это не приводило. Исключение было предусмотрено лишь для объектов патентного права: договор концессии патентного объекта без регистрации в Роспатенте считался недействительным (ч. 4 п. 2 ст. 1028 ГК РФ в прежней редакции).

Читать еще:  Должностная инструкция инженера (экономиста) по нормированию труда

Приказ Минфина России от 12.08.2005 N 105н «О регистрации договоров коммерческой концессии (субконцессии)».

Теперь же отсутствие регистрации в уполномоченном федеральном органе по интеллектуальной собственности (Роспатенте) во всех случаях приводит к ничтожности договора коммерческой концессии. Государственной регистрации подлежит и любое изменение договора концессии (п. 2 ст. 1036 ГК РФ в новой редакции).

Большая роль в предмете концессии уделена правам на товарный знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначение, если это право включено в комплекс прав, охватываемых концессией. Так, прекращение любого из этих прав без адекватной замены влечет прекращение всего договора коммерческой концессии (п. 3 ст. 1037 ГК РФ в новой редакции).

При этом в отношении коммерческого обозначения предполагается, что в случае его прекращения у пользователя возникает аналогичное право в отношении нового коммерческого обозначения, возникшего у правообладателя (ст. 1039 ГК РФ в новой редакции). Если же новое коммерческое обозначение пользователя не устраивает, он вправе в одностороннем порядке потребовать расторжения договора концессии с соразмерным уменьшением причитающегося правообладателю вознаграждения.

КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ И ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР: ЕДИНСТВО ИЛИ БОРЬБА?

О договоре коммерческой концессии мы вспомнили здесь не случайно.

Наиболее частой проблемой, встречающейся на практике, является необходимость отграничить лицензионный договор от договора коммерческой концессии и наоборот. Так как предметом договора коммерческой концессии также является передача комплекса исключительных прав, включающего в себя право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение и ноу-хау (п. 1 ст. 1027 ГК РФ в новой редакции).

Лицензионный договор о передаче права на использование товарного знака, равно как и договор коммерческой концессии, подлежит регистрации в Роспатенте. Согласно новой редакции п. 2 ст. 1028 ГК РФ из закона изъята норма о необходимости регистрации договора коммерческой концессии в органе, осуществившем регистрацию правообладателя (налоговом органе).

Более того, в соответствии с новым п. 4 ст. 1027 ГК РФ к договору коммерческой концессии применяются все правила ГК РФ о лицензионном договоре.

Таким образом, часть четвертая ГК РФ делает единственным отличием договора коммерческой концессии от лицензионного договора объект договора. В договоре коммерческой концессии объект — это комплекс исключительных прав, а в лицензионном договоре — право пользования объектом интеллектуальной собственности. Из такого вывода до последнего времени исходила, в частности, и арбитражная практика (применительно к товарным знакам см., например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.04.2002 N А56-16500/01).

Значит, если в договоре имеется ссылка только на один объект, к примеру — на товарный знак, то перед нами лицензионный договор, а если к товарному знаку добавится еще и коммерческое обозначение — коммерческая концессия. Ну а если по одному договору передается право использования нескольких товарных знаков.

Думается, в свете нового законодательства ответ на этот вопрос выглядит не так уж очевидно. Если к договору коммерческой концессии применяются нормы ГК РФ о лицензионном договоре, то не следует ли расценивать его уже не как самостоятельный договор, а как особую разновидность лицензионного договора с множественным предметом?

Во всяком случае глава 69 (так называемая «общая часть») раздела VII ГК РФ дает повод рассуждать как раз об этом. Но какой смысл тогда было сохранять коммерческую концессию в перечне «неинтеллектуальных» договоров Кодекса?

Есть и еще одна неувязка. По лицензионному договору в трактовке п. 1 ст. 1235 ГК РФ передается «право использования результата интеллектуальной деятельности» (например, право пользования товарным знаком). А передача исключительного права возможна лишь по договору об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ). Договоры эти имеют разную правовую природу и соответственно разный способ регулирования. Договор «об отчуждении», по сути, представляет собой договор купли-продажи исключительного права на «интеллектуальный» объект. А лицензионный договор по своей правовой природе близок к договору аренды.

А вот в коммерческой концессии оба эти способа, так заботливо разделенные законодателем в главе 69 ГК РФ, вдруг оказались «сплетенными в неразрывном единстве». Так как согласно ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии передается не что иное, как исключительные права, но при этом во всем остальном действуют нормы о лицензионном договоре.

В результате получился этакий правовой «гибрид»: «временная передача пользователю исключительных прав с ограничениями, предусмотренными для права пользования», причем объектов этих прав должно быть как минимум два. Но исключительное право потому и зовется исключительным, что к новому владельцу переходят все права, принадлежащие правообладателю, в полном объеме.

Если же объем прав, возникающий у пользователя, ограничен, то о передаче исключительного права говорить уже вроде бы и некорректно. То есть получается, что со стороны правообладателя «ушел» весь объем исключительных прав, а до пользователя «добралась» только их часть. В каких недрах нормотворчества «затерялась» другая половина — непонятно, как неясно и то, почему по такой «конструкции» можно передавать, например, право на товарный знак вкупе с другим исключительным правом, а право на товарный знак без сопутствующей «нагрузки» уже передать нельзя.

Указанные противоречия наиболее ярко проявляются при разрешении конкретных дел судами.

АРБИТРАЖ

Между ЗАО «Баскин Роббинс-Эллайд Домек» (правообладатель) и ООО «МАКдрайв» (пользователь) был заключен договор коммерческой концессии, в соответствии с которым ЗАО передало ООО «МАКдрайв» право использования в течение пяти лет комплекса исключительных прав правообладателя на товарный знак «Баскин 31 Роббинс».

В период действия концессии ООО «МАКдрайв» обнаружило, что некое общество использует указанный товарный знак при продаже мороженого в кафе «Баскин Роббинс», и обратилось в суд с иском о защите исключительного права на товарный знак «Баскин 31 Роббинс».

Отказывая ООО «МАКдрайв» в иске, ФАС, в частности, пояснил следующее. Согласно договору коммерческой концессии в число переданных ему правообладателем прав не входит право на запрет использования третьими лицами товарного знака «Баскин 31 Роббинс», поскольку сторонами коммерческой концессии лицензионное соглашение к договору не заключено и не зарегистрировано. А согласно ст. 4 Закона о товарных знаках только сам владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также право запрещать использование товарного знака другим лицам.

Следовательно, законодательством предоставляется защита от нарушений прав и интересов от несанкционированного использования товарного знака исключительно его владельцу. Пользователь же не обладает правом запрещать использование третьими лицами товарного знака «Баскин 31 Роббинс», а потому у него отсутствует право на предъявление иска о запрещении использования третьими лицами указанного товарного знака (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 15.04.2003 N Ф04/1572-293/А03-2003).

Думается, что в свете раздела VII ГК РФ вместо сохранения довольно спорной конструкции договора коммерческой концессии логичнее было бы предусмотреть возможность заключения некоего «комбинированного» лицензионного договора, допускающего одновременную передачу правообладателем различных видов принадлежащих ему прав на результаты интеллектуальной деятельности.

В общем, над этими и другими вопросами еще предстоит задуматься юристам.

Автор — ведущий эксперт АКДИ «Экономика и жизнь»

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector