Содержание

Лицензионный договор на использование товарного знака

Лицензионный договор на товарный знак

Как составить лицензионный договор на товарный знак в 2019 Образец и комментарии к лицензионному договору

При составлении лицензионного договора на товарный знак в 2019 году обязательно необходимо согласовать следующие существенные условия:

  • сведения о товарном знаке, права на использование которого предоставляются;
  • перечень товаров и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован такой товарный знак и предоставляется право его использования по договору;
  • описание разрешенных способов использования товарного знака;
  • размер либо порядок определения размера лицензионного вознаграждения.

Лицензионный договор на товарный знак Образец

1. Предмет лицензионного договора

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение право использования в предпринимательской деятельности Лицензиата следующих товарных знаков (далее по тексту – «Товарный знак»):

  • Словесный товарный знак «________» №___________, зарегистрированный в надлежащем порядке и охраняемый на основании Свидетельства № ______ от «___» ______ 20__г. с приоритетом от «___» ________ 20__г.;
  • Комбинированный товарный знак № ___________, зарегистрированный в надлежащем порядке и охраняемый на основании Свидетельства № ______ от «___» ______ 20__г. с приоритетом от «___» ________ 20__г.

Сведения о лицензируемом товарном знаке должны быть максимально конкретизированы путем указания на его вид, включаемое в его состав словесное обозначение или изображение и обязательное указание номера регистрации товарного знака.

1.2. Товарный знак может быть использован Лицензиатом для индивидуализации товаров (услуг), в отношении которых товарный знак зарегистрирован, любыми не противоречащими законодательству способами.

Приведённая формулировка является наиболее общей. Следует обращать внимание на то, что в лицензионном договоре на товарный знак не должны указываться товары или услуги, для индивидуализации которых товарный знак не регистрировался. Если товарный знак регистрировался только по классам товаров, то не следует упоминать в лицензионном договоре услуги и наоборот.

При необходимости допускается ограничение права использования товарного знака (знака обслуживания) как по группе товаров (услуг), так и по способам использования.

Например, можно использовать следующие распространенные формулировки:

Товарный знак может быть использован Лицензиатом для индивидуализации следующих товаров (услуг), в отношении которых товарный знак зарегистрирован:

Наименование товаров и (или) услуг

Информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; реклама

Товарный знак может быть использован Лицензиатом любыми не противоречащими законодательству способами за исключением размещения Товарного знака (знака обслуживания) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

1.3. Право использования Товарного знака предоставляется по настоящему Договору на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Неисключительная лицензия подразумевает предоставление Лицензиату права использования товарного знака с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий третьим лицам. По умолчанию (то есть если в лицензионном договоре не предусмотрено иное), предоставленная лицензия считается неисключительной.

При необходимости можно предусмотреть, что предоставленная лицензия на товарный знак является исключительной. В таком случае у Лицензиара не сохраняется право выдачи аналогичной лицензий другим лицам на той же территории в отношении тех же товаров (услуг) в течении всего срока предоставленной лицензии.

1.4. Товарный знак может быть использован на всей территории Российской Федерации.

Возможно также ограничение территории использования товарного знака путем указания определенных административно-территориальных единиц. В таком случае использование товарного знака за пределами их границ будет запрещено.

2. Лицензионное вознаграждение за использование товарного знака

2.1. За предоставленное право использования Товарного знака Лицензиат уплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение в размере и порядке, предусмотренном в Приложении к настоящему Договору.

Условие о размере вознаграждения не обязательно включать непосредственно в текст лицензионного договора,на товарный знак, достаточно его определить в отдельном приложении, которое может не предоставляться на регистрацию.

На практике способы определения лицензионного вознаграждения различны. По соглашению сторон может быть единовременно уплачена фиксированная сумма (паушальный платеж) или установлена обязанность выплаты периодических платежей (роялти).

Размер роялти может быть поставлен в зависимость от суммы выручки или дохода, полученного Лицензиатом в определенном (отчетном) периоде. Также расчет роялти может быть связан с количеством продукции, которая выпущена или реализована Лицензиатом с использование товарного знака.

Соответственно, для расчета суммы роялти на Лицензиата должна быть возложена обязанность предоставления подробных отчетов о порядке использования товарного знака, включая необходимые сведения о размере полученной или причитающейся в отчетном периоде выручки (дохода), объемах произведенной или отгруженной продукции и т.д.

Регистрация лицензионного договора на товарный знак

Регистрация предоставления права по лицензионному договору на товарный знак осуществляется в определенном порядке.

Заявление на регистрацию может подать любая из сторон по договору. Обычно в нем указывается на кого возлагается обязанность по регистрации и порядок распределения расходов.

К заявлению на регистрацию прилагаются:

  • Два оригинала дицензионного договора на товарный знак или выписки из них, содержащие существенные условия лицензионного договора;
  • Незаверенная копия лицензионного договора или выписка из него для хранения в Роспатенте;
  • Документ об уплате установленной патентной пошлины;
  • Доверенность в случае подачи заявления через представителя.

В ходе проверки представленных документов специалисты ФИПС проверяют следующие основные моменты:

  • заявление подано надлежащим лицом (например, правообладателем, выступающим лицензиаром по договору);
  • форма и порядок оформления представленных на регистрацию документов соответствуют установленным требованиям (например, требование о подписании, сшивке документов и т.п.);
  • в возмездном лицензионном договоре имеется условие о вознаграждении или порядке его определения;
  • в договоре отсутствуют внутренние противоречия (например, территория достаточным образом определена);
  • предоставляемые по лицензионному договору права не выходят за пределы имеющихся у лицензиара прав (например, переданы права на использование в отношении товаров, не указанных в свидетельстве на товарный знак).
Читать еще:  Лучшие книги о заработке в интернете

Аналогичным образом регистрируются соглашения об изменении или досрочном расторжении лицензионного договора на товарный знак.

Нарушение требований к регистрации предоставления права по лицензионному договору влечет направление дополнительных запросов либо отказ в регистрации и возврат документов.

Образец лицензионного договора на товарный знак

Лицензионный договор на товарный знак должен быть составлен согласно всем необходимым нормам и правилам. В противном случае документ будет считаться недействительным и соответственно физическое лицо, которое рассчитывало на лицензию, рискует понести юридическую ответственность. Так произошло именно в моем случае. Я являюсь частным предпринимателем и часто сталкивался с недоверием со стороны потребителей по поводу услуг, которые я предоставляю.

В связи с этим я решил составить лицензионное соглашение на товарный знак. В результате один из покупателей потребовал предоставить данный документ и выяснил, что он недействительный. После этого он подал на меня судебный иск. Для того чтобы лицензиаты не попадали в подобные ситуации, я расскажу в этой статье, какая информация и в какой последовательности должна быть указана в договоре подобного рода.

Образец лицензионного договора на товарный знак

Зачастую индивидуальные предприниматели, которые только начинают своё дело, сталкиваются с недоверием покупателей. Хорошим выходом из данной ситуации является заключение лицензионного договора об использовании товарного знака. Как правило, увидев лицензию, большинство потребителей успокаиваются, поскольку понимают, что качество услуги/товара подтверждено, а предоставление является законным.

Документ подобного рода должен быть составлен двумя сторонами – лицензиаром и лицензиатом. В роли первой стороны выступает физическое либо юридическое лицо, у которого есть право на результат определенной интеллектуальной деятельности либо же право на какое-то средство индивидуализации. Что касается лицензиата, то это сторона, которая получает право на применение данного результата/средства.

Обращаю внимание, что лицензиат получает право на использование некого результата либо средства исключительно с учетом соблюдения всех условий, прописанных в договоре.

Как составить вступительную часть

В самом верху листа необходимо указать вид документа. В данном случае это лицензионный договор на товарный знак. Делается это посередине строки. Далее чуть ниже в одной и той же строчке с правой стороны прописывается дата, а с левой стороны отображается город, в котором составлен документ. После этого идет блок о лицензиате и лицензиаре.

Пишется, кто выступает в роли лицензиара (фамилия, имя и отчество). Затем прописывается, кто является лицензиаром. Например, генеральный директор (и отображается его фамилия с инициалами). Также не забудьте написать, что лицензиар и лицензиат в данном соглашении имеются сторонами. Потом нужно указать о них более подробную информацию.

Начинать необходимо с лицензиара. Приведу для примера, что нужно писать о данном юридическом или же физическом лице. В первую очередь отображается, что лицензиар является владельцем товарного знака и соответственно имеет право на его использование. Далее прописывается номер данного знака. Потом пишется информация о том, где он был зарегистрирован.

Обычно это делается в федеральном органе исполнительной власти, специализирующейся на товарных знаках, а также на знаках обслуживания. Кроме того, необходимо сделать ссылку на письменное доказательство написанных слов. В данном случае в роли него выступает свидетельство, подтверждающее регистрацию товарного знака. В самом договоре не забудьте написать порядковый номер свидетельства. В блоке о лицензиате прописывается лишь то, что он изъявил желание на получение права законно использовать определенный товарный знак.

Как оформить предмет договора

Очень важно правильно сформулировать суть документа, поскольку именно на основании него между сторонами будет действовать определенная сделка. По центру строки ставится цифра один и прописывается такая фраза, как предмет договора. После этого с абзаца с помощью подпунктов отображается следующая информация:

  • Подпункт 1.1. В первую очередь делается акцент на том, что лицензиар дает право лицензиату на применение определенного товарного знака. Обязательно напишите, что данное право является неисключительным. После того необходимо идентифицировать в отношении чего знак годен для применения. Например, услуг. Кроме того, повторно прописываются реквизиты свидетельства, с помощью которого официально была произведена их регистрация. Также нужно проставить класс товара либо услуги и написать цель использования. К примеру, для работы магазина (прописывается его номер), находящегося по такому-то адресу;
  • Подпункт 1.2. Предыдущий подпункт был посвящен роли лицензиара, а данный связан исключительно с лицензиатом. Нужно указать, что последний обязуется применять товарный знак исключительно для целей, зафиксированных в подпункте 1.1. В данном примере – для работы магазина. Также еще раз дублируется номер самого магазина и его координаты. Дополнительно можно написать, что знак также будет применяться в отношении услуг, которые предоставляет магазин и в целях рекламы.

Следует отметить, что существует специальная классификация товаров и услуг международного типа, которая проводится при их регистрации. С помощью данной классификации гораздо легче систематизировать товары.

Что входит в обязанности лицензиара

Поскольку с лицензиатом все предельно ясно, я предлагаю остановиться на том, на что имеет право лицензиар, а также какие у него есть обязанности. Данному вопросу должен быть посвящен второй пункт договора. Прежде всего, лицензиар должен осуществлять все необходимые меры, которые требуются для продления действия регистрации товарного знака. Иначе говоря, о том, чтобы лицензия на товарный знак не истекала, обязан позаботиться лицензиар, причем за свой собственный счет.

Помимо того, если грядут какие-то изменения, связанные с товарным знаком, то предварительно лицензиар обязан оповестить об этом лицензиата. Кроме того, ни для кого не секрет, что за составление и регистрацию соглашения необходимо заплатить определенную денежную сумму. В первую очередь потребуется перечислить материальные средства на государственную пошлину. Также могут возникнуть и дополнительные расходы. Все эти затраты ложатся на плечи лицензиара. О данном факте нужно не забыть упомянуть в договоре.

Читать еще:  Положение о премировании работников

Однако кроме обязанностей у лицензиара имеется и ряд прав. Например, если он берется за обеспечение рекламы товарного знака либо же осуществление его информационной поддержки, то все затраченные на это денежные средства можно смело требовать с лицензиата. Производиться данная процедура должна на официальной основе. Возмещать деньги лицензиат должен исключительно на основании соответствующих счетов.

Что касается прав на макеты, то они предоставлены только лишь лицензиару. Применение макетов в любой из форм без наличия соответствующего разрешения со стороны лицензиара строго запрещено законом. Также к числу прав лицензиара принадлежит возможность проведения исследований, направленных на узнаваемость товарного знака. Как правило, собирается статистика о том, насколько определенный знак является узнаваемым на территории конкретной местности.

Следует отметить, что соглашение обязательно должно быть подписано обеими сторонами. Также к подписям должны быть проставлены расшифровки.

Лицензионный договор на товарный знак

Содержание

Руководитель управления правовой защиты интеллектуальной собственности, патентный поверенный № 1947

Извлекать материальную выгоду можно не только самостоятельно используя свой товарный знак, но и передавая права на него сторонним компаниям. Особенно данная схема извлечения прибыли актуальна в случае, если товарный знак имеет широкую известность, а выпускаемая и реализуемая продукция, а также услуги пользуются достаточно большим спросом.

Передача товарного знака по лицензионному договору выгодна для правообладателя знака не только тем, что из такой сделки он извлекает прямую материальную выгоду, получая предусмотренные в договоры платежи. Помимо этой выгоды правообладатель может развивать торговую сеть, объединенную единым брендом, права на который принадлежат ему самому.

Очень часто передача товарного знака в пользование способствует географическому расширению рынка сбыта товаров или услуг правообладателя.

Регистрация предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору

Предоставление права использования товарного знака по лицензионному договору возможно только после государственной регистрации передаваемого товарного знака на территории России.

В случае, если Ваш знак уже зарегистрирован и получено свидетельство о его регистрации, Вы можете смело заключать лицензионный договор на товарный знак и зарегистрировать предоставление права в Роспатенте.

Обратите внимание, что существенными условиями лицензионного договора является его предмет, описание способа использования (сфер использования) товарного знака, положения о размере вознаграждения. Лицензионный договор заключается в письменной форме.

География и срок действия лицензионного договора на товарный знак

Действие лицензионного договора ограничено во времени и пространстве. Если период действия договора пресекается периодом правовой защиты товарного знака, который не может превышать 10 лет, но может быть продлен неограниченное количество раз, то география распространения права на использования товарного знака будет зависеть, во-первых от широты распространения права изначального правообладателя и от оговоренных условий договора.

Так, если товарный знак зарегистрирован только в России, пользователь не сможет заключить договор на использование товарного знака в зарубежных странах. Однако, в этом случае, правообладатель сможет ограничить возможность пользователя применять товарный знак на территории только некоторых регионов России.

Неисключительная и исключительная лицензия на товарный знак

В рамках неисключительной лицензии на товарный знак правообладатель товарного знака может заключать неограниченное количество договоров с другими пользователями, в том числе и на одной территории. Также правообладатель сохраняет за собой право использовать свой товарный знак без ограничений.

При заключении исключительного лицензионного договора, правообладатель, сохраняя за собой исключительное право на товарный знак, утрачивает право его использования и предоставления права использования третьим лицам на определенной договором территории, а также по части классов МКТУ, отраженных в соглашении.

Порядок выплаты вознаграждения в рамках лицензионного договора

В договоре сторонами может быть определен индивидуальный порядок оплаты. Однако, зачастую, вознаграждение по договору состоит из нескольких составляющих: так называемого паушального взноса, страхового депозита и роялти.

Паушальный взнос представляет собой единовременную или разбитую на части фиксированную оплату приобретения лицензии. Страховой депозит представляет собой фиксированную сумму, которая уплачивается правообладателю единовременно. Депозит является гарантией исполнения пользователем своих обязательств. Роялти же определяется, исходя из размера их экономической выгоды, которую товарный знак приносит пользователю, либо в виде фиксированной суммы. Роялти уплачивается периодическими платежами.

Услуги и цены

Когда необходима только регистрация договора

  • проверка полномочий правообладателя и отсутствия обременений объекта
  • проверка лицензионного договора или предоставление стандартного проекта договора
  • оплата государственной пошлины
  • подача пакета документов на регистрацию в ФИПС
  • ведение делопроизводства
  • получение оригинала лицензионного договора

Если стороны являются аффилированными лицами

  • подготовка лицензионного договора
  • оплата государственной пошлины
  • подача пакета документов на регистрацию в ФИПС
  • ведение делопроизводства
  • получение оригинала лицензионного договора

«Правила регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака» (утв. Роспатентом 26.09.1995) (ред. от 27.07.1998) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.10.1995 N 960)

26 сентября 1995 г.

РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ ОБ УСТУПКЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА

И ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА

(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок регистрации договоров об уступке товарного знака, знака обслуживания и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака, знака обслуживания (далее — договор) в соответствии со статьями 25 — 27 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) от 23.09.92 N 3520-1.

2. Регистрации в Роспатенте подлежат договоры, относящиеся к товарным знакам, знакам обслуживания (далее — товарный знак), зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее — Реестр). Без этой регистрации договоры считаются недействительными.

3. Заявление о регистрации договора (далее — заявление) подается владельцем товарного знака в Российское агентство по патентам и товарным знакам (далее — Роспатент) по форме, приведенной в Приложениях 1 и 2 к настоящим Правилам.

(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

Заявление должно относиться к одному договору.

Заявление подписывается владельцем товарного знака. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации с указанием его должности, подпись удостоверяется печатью.

Читать еще:  Отложенные ордера на Форекс

К заявлению прилагаются:

— договор или выписка из него, заверенная в установленном порядке (в трех экземплярах);

— документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию договора.

К заявлению может быть приложено свидетельство (свидетельства) на товарный знак для внесения в него (в них) записи об уступке товарного знака или предоставлении лицензии.

Владелец товарного знака может назначить своего представителя на ведение дел по регистрации договора. В этом случае заявление может быть подписано представителем, а к заявлению прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством. В случаях, установленных законодательством, заявление должно быть подано через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте.

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются на русском языке. Если документы представлены на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.

Для регистрации договора не требуется наличия между сторонами каких-либо иных договоров, в частности договоров о передаче прав на имущество.

4. Заявление рассматривается Федеральным институтом промышленной собственности, подведомственным Роспатенту, в течение 2 месяцев с даты его поступления в Роспатент. При рассмотрении заявления проверяется его соответствие требованиям, установленным в пункте 3 настоящих Правил, а также устанавливается соответствие представленного на регистрацию договора положениям Закона и действующему законодательству.

(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

5. При установлении соответствия представленного на регистрацию договора положениям Закона проверяется:

— является ли лицо, уступающее товарный знак или предоставляющее лицензию на его использование (лицензиар), владельцем товарного знака, в отношении которого заключен договор;

— указано ли юридическое или физическое лицо, которому уступается товарный знак или предоставляется лицензия на его использование (лицензиат);

— указан ли предмет договора (номер свидетельства на товарный знак, в отношении которого заключен договор);

— определен ли вид передачи товарного знака (уступка или лицензия);

— определен ли объем передаваемых прав (вид лицензии, территория и срок ее действия; товары, в отношении которых уступается товарный знак или предоставляется лицензия).

Договор об уступке товарного знака не регистрируется, если уступка может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (ст. 25 Закона).

Лицензионный договор должен содержать условия о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара, и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия (ст. 26 Закона).

6. В случае нарушения требований к заявлению и прилагаемым к нему документам, установленных в пункте 3 настоящих Правил, или выявления обстоятельств, препятствующих регистрации договора, указанных в абзацах седьмом и восьмом пункта 5 настоящих Правил, Федеральный институт промышленной собственности направляет запрос лицу, подавшему заявление, с предложением в течение 2 месяцев с даты его получения представить отсутствующие или исправленные документы и / или внести соответствующие изменения и дополнения. При этом срок рассмотрения заявления, установленный в пункте 4 настоящих Правил, исчисляется с даты поступления последнего из недостающих или исправленных документов.

(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

При непредставлении в указанный срок запрашиваемых документов Роспатент:

— принимает решение об отказе в регистрации договора;

— направляет решение об отказе в регистрации с приложением ранее представленных материалов, кроме заявления, по адресу, указанному в заявлении.

(часть в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

7. При соответствии представленных материалов требованиям, установленным в пунктах 3 и 5 настоящих Правил, Роспатент:

(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

— принимает решение о регистрации договора;

— проставляет на всех представленных экземплярах договора отметку о его регистрации с указанием даты принятия решения о регистрации (далее — дата регистрации договора);

— делает отметку об уступке товарного знака или о предоставлении лицензии в свидетельстве (если оно приложено к заявлению);

— оформляет на имя лица, которому уступлен товарный знак, новое свидетельство с указанием в нем товаров, в отношении которых зарегистрирован договор об уступке (если уступка произведена для части товаров);

— направляет в адреса сторон договора решение о регистрации договора с приложением экземпляра договора, имеющего отметку о регистрации, и, в соответствующих случаях, свидетельства с отметкой об уступке товарного знака или предоставлении лицензии.

Абзац исключен. — Приказ Роспатента от 27.07.98 N 145.

Один экземпляр зарегистрированного договора хранится в Роспатенте и является контрольным экземпляром.

(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

8. Подлежат регистрации в Роспатенте изменения лицензионного договора, в частности, в отношении:

— вида передачи товарного знака;

— объема передаваемых прав.

Не зарегистрированные в соответствии с настоящими Правилами изменения считаются недействительными.

9. Заявление о регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный лицензионный договор, подается владельцем товарного знака в Роспатент по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящим Правилам.

(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

К заявлению прилагаются:

— документ, подтверждающий соглашение сторон договора о внесении соответствующих изменений (в трех экземплярах);

— документ, подтверждающий уплату пошлины за внесение изменений в зарегистрированный лицензионный договор.

В случае, если изменения касаются определения сторон договора, Федеральный институт промышленной собственности, при наличии обоснованных сомнений в правильности и / или достоверности представленных сведений, вправе запросить необходимые документы.

(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

К заявлению может быть приложено свидетельство (свидетельства) на товарный знак для внесения в него (в них) записи о регистрации внесения изменений в договор.

10. При рассмотрении заявления о регистрации внесения изменений в зарегистрированный лицензионный договор соответственно применяются положения пунктов 4 — 7 настоящих Правил.

11. Сведения о зарегистрированных договорах и о зарегистрированных изменениях вносятся в регистрацию соответствующего товарного знака в Реестре и публикуются в официальном бюллетене Роспатента.

(п. 11 в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

12. Зарегистрированные в соответствии с настоящими Правилами договоры, а также внесенные в них изменения вступают в силу с даты их регистрации.

13. Настоящие Правила вступают в силу по истечении одного месяца с даты их официального опубликования.

(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector